들어가는 글 지난 칼럼에서는 상표의 식별력과 기술 표장으로만 이루어진 상표의 유사 여부 판단과 관련하여 문제된 사안에 대해서 살펴보았습니다. 이번 주에는 문자로된 상표의 유사 여부에 대한 구체적인 사례를 다루어 보도록 하겠습니다. 본 사안은 특허심판원의 판단이 특허법원에서 일부 뒤집히고 다시 대법원에서 판단이 뒤집힌 사건입니다. 사건의 경위 이 사건 선상표 등록자인 그룹 로터스 피엘씨는 1988년 3월 25일 승용차·화물자동차·트레일러·경기용 자동차를 지정상품으로 하여 'LOTUS'라는 상표(이하 ‘선등록상표’라고 합니다)를 출원하여 1989년 4월 24일 등록한 후 1999년 8월 20일, 갱신등록하였습니다. 이후 현대자동차 주식회사(이하 ‘이 사건 등록상표 등록자’라고 합니다)는 2001년 11월 26일 승용차·화물자동차·승합차·버스·구급차·덤프 카아·경기용 자동차·자동차용 에어백·자전거·타이어 등을 지정상품으로 하여 'LOTS'라는 상표(이하 ‘이 사건 등록상표’라고 합니다)를 출원하여 2003년 2월 17일 등록받았습니다. 이에 이 사건 선상표 등록자는 이 사건 등록상표 등록자를 상대로 이 사건 등록상표는 선등록상표와 유사하므로 상표법 제 7조 제 1
들어가는 글 지난 칼럼에서는 도형상표의 유사 여부에 대한 판단 방법과 관련해 이격적 관찰이 문제된 사안에 대해서 살펴보았습니다. 이번 주에는 상표법 교과서에서 '기술적 표장만으로 된 상표의 유사 여부 판단에서 식별력 유무가 고려대상이 되는지 여부'라는 쟁점으로 알려진 사례를 살펴보도록 하겠습니다. 구체 사례를 검토하기에 앞서 배경 지식에 대한 설명을 드리도록 하겠습니다. 상표의 식별력 특정한 표장이 상표로 등록이 되기 위해서는 상표로서의 '식별력'(識別力·distinctiveness), 즉 자신의 상품을 타인의 상품과 구별하게 하는 능력을 가지고 있어야 합니다. 그리고 상표법에서는 표장을 식별력의 정도에 따라 △ 조어 표장(Coined Mark or Fanciful Mark) △ 임의 표장(Arbitrary Mark) △ 암시적 표장(Suggestive Mark) △ 기술 표장(Descriptive Mark) △ 일반명칭 표장(Generic Mark)으로 구분하고 있습니다. 각각에 대해 설명을 드리자면 다음과 같습니다. ■ 조어 표장이란 표장 자체로서는 어떤 사전적 의미도 갖지 않는 표장을 말합니다. 앞서 말씀드린 표장들 중 가장 강한 식별력을 갖고 있습니
들어가는 글 이번 주부터는 지난 주에 살펴보았던 상표의 유사 여부에 대한 판단 방법이 실제 사례에서 어떻게 구체적으로 적용되는지에 대해서 살펴보도록 하겠습니다. 지난 주에는 상표의 유사 여부를 판단하기 위한 관찰을 할 경우 양 상표의 외관·호칭·관념을 비교한다는 점을 말씀드린 바 있습니다. 본 사안은 외관과 호칭은 다르지만, 관념이 동일한 경우 양 상표를 유사하다고 볼 것인지 여부가 문제된 사안입니다. 사건의 경위 이 사건 원고는 화장품 소매업· 화장품 판매대행업을 지정서비스로 하여 왼쪽의 '자연의 벗'이라는 상표(이하 ‘선등록 상표’라고 합니다)를 등록한 상표권자입니다. 이 사건 피고는 눈썹용 화장품·립스틱·마스카라·메이크업 화장품· 목욕용 화장품·손톱손질제·스킨케어용 화장품·클렌저·인체용 방향제(향수)·인체용 에센셜 오일·체중감량용 화장품·페이스&보디밀크·페이스&보디용 화장품·핸드로션·헤어로션·화장용 마스크팩·화장용 매니큐어·화장용 선탠제·화장품 등을 지정상품으로 하여 왼쪽 위의 'Nature's Friend'라는 상표(이하 ‘이 사건 등록상표’라고 합니다)를 등록받은 상표권자입니다. 이 사건 원고는 특허심판원에 이 사건 피고를 상대로 '이
들어가는 글 이번 주부터는 상표법에서 가장 중요한 논점인 상표의 동일 또는 유사 여부에 대한 판단을 다루도록 하겠습니다. 이전에 상표법의 입법 목적을 다룬 칼럼에서 상표법이 상표를 보호한다는 것의 의미가 상표의 표장 그 자체를 보호하는 데 있는 것이 아니라, 상표 사용자의 기업 신뢰 이익을 보호하고 그 상표를 신뢰한 수요자의 이익을 보호하는데 있음을 말씀드린 바 있습니다. 따라서 상표법에서는 일부 예외적인 상황을 제외하고 상표가 동일한 경우 뿐만이 아니라 유사한 경우에도 그 보호대상에 포섭하고 있습니다. 그리고 실무상 보다 자주 문제가 되는 것은 두 상표의 동일 여부보다는 유사 여부입니다. 상표의 유사판단에 관한 기본 법리 상표법에서는 상표의 유사와 관련된 정의규정을 두고 있지는 않습니다. 이에 판례는 다음과 같은 상표의 유사 여부 판단에 대한 기본 법리를 확립해 오고 있습니다. 즉 판례는 “상표의 유사 여부는 동종의 상품에 사용되는 두 개의 상표를 그 (1) 외관·호칭·관념 등을 (2) 객관·전체·이격적으로 관찰하여 (3) 일반 수요자나 거래자가 상표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 하여 그 어느 한 가지에 있어서라도 (4) 거래상 상품의 출처에 관
들어가는 글 지난주에는 '광고매체가 되는 물품에 상표를 표시한 경우'에 광고매체에 대한 상표적 사용으로 인정되지 않은 사례에 대한 예로 카스 사례에 대해서 살펴보았습니다. 즉 상표법상 '상표의 사용'이라 함은 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시하는 행위 등을 말하고 여기서 말하는 상품이라 함은 그 자체가 교환가치를 가지고 독립된 상거래의 목적물이 되는 물품을 말한다고 할 것이기 때문에 단순한 광고매체에 상표를 부착하는 것은 광고매체에 대한 상표의 사용에 해당하지 않는다는 점에 대해서 살펴보았습니다. 하지만 사실관계의 차이로 인해서 법원이 다른 판결을 내린 사례가 있어 이를 소개해 드릴까 합니다. 특히 본 사례는 불사용심판에 있어서 상표의 사용으로 인정된 사례이기도 합니다. 사건의 경과 이 사건 원고는 2001년 4월 13일 나리싱크림·눈썹용 연필·립스틱·마스카라·매니큐어·스킨밀크·아이섀도·콜드크림·향수·콤팩트용 고형분·클렌징크림·헤어 젤·헤어 스프레이·화장분·화장용 착색제· 미용비누를 지정상품으로 하여 왼쪽의 사진과 같이 등록상표를 출원하여 2003년 7월 19일 상표를 등록받은 상표권자입니다. 이 사건 피고는 2010년 8월 3일 원고를 상대로 이 사건
들어가는 글 지난 몇 주간 상표법상 상표의 사용의 개념과 관련하여 '디자인적(의장적) 사용'이라는 쟁점에 대해서 살펴보았습니다. 이번 주부터는 '광고매체가 되는 물품에 상표를 표시한 경우'에 해당 광고매체에 대한 상표적 사용이 인정된 사례와 인정되지 않은 사례에 대해서 살펴보도록 하겠습니다. 즉, 특정상품의 판매자가 수건·필기구·티셔츠 등 '광고매체가 되는 물품'에 자신의 상표를 표시하여 무상으로 배부하는 경우에 이렇게 표시된 상표가 해당 물품에 대한 상표로 사용되는 것인지, 아니면 광고하고자 하는 대상에 대한 상표로 사용되는 것인지 문제되는 사례입니다. 이와 같은 점이 문제될 수 있는 예시를 들면 수건을 제조·판매하는 갑 사가 수건을 지정상품으로 하여 A라는 상표를 등록하여 상표권을 보유하고 있는데 음료수를 지정상품으로 하여 A라는 상표를 사용하고 있던 음료수 제조·판매업자인 을 사가 자신의 음료수를 선전·광고하기 위하여 판촉물인 수건에 A라는 상표를 표시할 경우 갑사는 을사에 대하여 상표권의 침해를 주장할 수 있을 것인지 여부입니다. 사건의 경과 갑 사는 티셔츠 등을 지정상품으로 하는 등록상표 'CASS' 의 상표권자입니다. 그런데 맥주 등 음료를 지정상
들어가는 글 지난 몇 주간 동안 특정한 디자인의 사용이 타인의 상표권을 침해한 것으로 볼 수 있을지 여부는 그러한 디자인의 사용이 '디자인적 사용임과 동시에 상표적 사용'에 해당하는지 아니면 '순전한 디자인적 사용'에 해당하는지 여부에 따라 달라질 수 있다는 점에 대해서 살펴보았습니다. 오늘은 '디자인적 사용임과 동시에 상표적 사용'에 해당한다고 인정된 사례의 마지막 예로서 버버리 사례를 살펴보도록 하겠습니다. 사건의 경과 이 사건 피해자 회사인 버버리 리미티드사는 캐쥬얼셔츠 등을 지정상품으로 하여 우리가 흔히 알고 있는 격자무늬를 상표로 등록하였습니다. 이 사건 피고인 회사는 서울 강북구에서 의류 판매업 등을 목적으로 설립되어 중국으로부터 의류 등을 수입하여 판매하는 법인체이며 이 사건 피고인는 이 사건 피고인 회사의 대표이사입니다. 피고인들은 2010년 3월 20일 경 중국으로부터 인천세관을 통하여 이 사건 피해자 회사가 등록한 버버리 상표와 동일한 문양의 위조 버버리 상표가 새겨진 셔츠 635점, 진정 시가 1억2천700만 원 상당을 국내에 판매 목적으로 수입하여 상표법을 위반하였다는 이유로 약식 기소되었습니다. 이에 피고인들은 “비록 이 사건 피고인
들어가는 글 지난 칼럼에서 '디자인적 사용임과 동시에 상표적 사용'에 해당해 타인의 상표권 침해가 인정된 예시로서 페라가모 사례에 대해서 살펴보았습니다. 이번에도 '디자인적 사용임과 동시에 상표적 사용'에 해당하는지 여부가 문제된 사례를 추가로 살펴보도록 하겠습니다. 특히 이번에 살펴볼 사례는 상표권 분쟁의 양 당사자간 공방이 계속됨에 따라 주된 쟁점에 대한 대법원의 판단이 엇갈린 것으로 읽힐 수도 있는 사안입니다. 이렇게 법원의 최종 판단이 엇갈린 쟁점에 대해서 살펴보는 것은 상표법을 포함한 법적 문제에 대한 판단이 일도양단으로 이루어지기가 쉽지 않다는 사실을 잘 보여줍니다. 사건의 경과 이 사건 원고회사는 2005년 5월 26일 법랑냄비·사발·비전기식 가열냄비·비전기식 주전자·화분 등을 지정상품으로 하여 보라색의 양파꽃 문양(왼쪽 그림)으로 구성된 색채 상표(이하 ‘이 사건 등록상표’라고 합니다)에 관하여 색채상표를 등록한 상표권자입니다. 이 사건 원고회사는 2010년 6월 17일 양파꽃 문양으로 구성된 오른쪽과 같은 표장(이하 ‘이 사건 확인대상표장’이라고 합니다)을 법랑냄비의 옆면에 넓게 배치해 사용한 이 사건 피고회사를 상대로, 위 이 사건 확인대상
들어가는 글 우리는 지난 두 주 동안 타인의 등록상표와 동일 또는 유사한 표장을 이용한 경우라 하더라도 그것이 “상표의 본질적인 기능인 출처 표시를 위한 것이 아니라 순전히 디자인적으로만 사용되어 상표의 사용으로 인식될 수 없는 경우”에는 등록상표의 상표권을 침해한 행위로 볼 수 없다는 판결을 받은 사례 두 가지에 대해서 살펴보았습니다. 그렇다면 디자인적 사용인 경우에는 항상 타인의 상표권을 침해한 것으로 보지 않는 것일까요? 물론, 그렇지는 않습니다. 이번 칼럼에서는 디자인적 사용임과 동시에 상표적 사용에 해당하기 때문에 타인의 상표권 침해가 인정된 사례에 대해서 살펴보도록 하겠습니다. 사건의 경과 이 사건에서 살바토레 페라가모 이탈리아 에스.피.에이.(Salvatore Ferragamo Italia S. P. A.·이하 ‘이 사건 피고회사’)는 1999년 7월 7일 핸드백·가죽신·부츠 등을 지정상품으로 하여 <그림1>과 같은 상표를 출원하여 2000년 10월 25일 자신을 상표권자로 한 상표를 등록받았습니다. 그런데 이 사건 피고회사는 갑사(이하 ‘이 사건 원고회사’)가 구두를 사용상품으로 하여 <그림2>와 같이 구성된 표장(이하 ‘
상표권의 침해 여부를 다투는 사건에서 과연 상표법상 상표의 사용이란 무엇인지가 문제 되는 경우가 있습니다. 원칙적으로 타인의 등록상표와 동일·유사한 상표를 동일·유사한 상품에 표시한 경우, 타인의 상표권을 침해한 것으로 볼 수 있습니다. 하지만 그러한 동일.유사한 표시가 해당 상품의 출처를 표시하는 기능으로 사용되지 않는 경우 등과 같이 상표의 기능이 발휘되지 않는 경우에는 그와 같은 동일.유사에도 불구하고 상표의 침해가 인정되지 않게 됩니다. 이와 관련해 필자가 편의상 '고양이 전쟁'이라고 부르고 있는 사건에 대해서 살펴보도록 하겠습니다. 가필드(Garfield)는 1978년 미국에서 처음 등장한 캐릭터로 이 캐릭터의 권리자인 원고 회사는 1985년에 국내에 완구류를 주된 지정상품으로 하여 위 캐릭터의 전신을 도형으로 하여 도형상표로 출원, 1986년에 등록결정을 받았습니다. 그런데, 국내 봉제완구 제조업자인 피고 회사가 1993년 11월경부터 1995년 1월경까지 큰 눈과 입을 가진 동물 머리모양의 동물완구를 판매하였고 이에 원고 회사는 피고 회사를 상대로 상표법위반죄로 형사 고소를 하였습니다. 이에 대하여 1심 법원에서는 상표권침해를 인정하였으나 2심
많은 법률에서는 그 법률의 제1조에서 해당 법률의 입법 목적을 규정하고 있습니다. 상표법도 제1조에서 '이 법은 상표를 보호함으로써 상표 사용자의 업무상 신용 유지를 도모하여 산업발전에 이바지하고 수요자의 이익을 보호함을 목적으로 한다'고 규정하고 있습니다. 법의 입법 목적은 구체적인 사안에서 그 법률의 적용 여부나 적용 방식 등을 판단함에 있어서 아주 중요한 기준이 됩니다. 이는 상표법에서도 마찬가지입니다. 따라서 실무에서도 상표법을 기계적으로 적용·판단하기에 앞서, 문제되고 있는 사안이 상표법의 목적에 반하고 있는지 여부를 우선적으로 판단할 필요가 있습니다. 이와 같이 상표법의 목적이 문제된 사례 한 가지를 소개해 드리도록 하겠습니다. 이 사건은 유명한 시계 브랜드 롤렉스(ROLEX)가 국내 시계 브랜드인 로렌스(Rolens)를 상대로 상표등록의 무효심판을 청구한 사안입니다. 상표법에서는 '선 출원에 의한 타인의 등록상표와 동일 또는 유사한 상표로서 그 등록상표의 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하는 상표'는 상표등록을 받을 수 없다고 규정되어 있습니다. 이 사건의 심판청구인 ‘몽트로 로렉쓰 쏘씨에떼 아노님’은 선 출원한 자신의 롤렉스(ROLEX)
이 칼럼을 쓰기로 약속하고 준비하면서 저의 가장 큰 고민은 어떻게 하면 독자 여러분에게 도움이 될 수 있는 글을 쓸 수 있을까 하는 점이었습니다. 변호사 자격을 가지고 쓰는 칼럼이니 물론 법률가로서의 지식과 경험을 독자 여러분에게 전달하는 것이 좋을 것이라는 점은 자명합니다. 그러면 결국 고민이 되는 것은 저의 지식과 경험 중 어떤 부분을 독자 여러분들과 나누는 것이 좋을 것인가 하는 것입니다. 그 동안 변호사로 일하면서 수십 억 원대 전세자금 대출 사기 사건이나 국내 유수 골프장의 경영권 분쟁과 같이 뉴스에 오르내릴 만한 사건부터 건물 세입자가 성매매를 해서 성매매 알선이라는 불명예스러운 죄목으로 재판을 받게 된 건물주에 대한 변호와 같이 화제성은 덜하지만 당사자로서는 절박할 수밖에 없는 사건에 이르기까지 다양한 사건을 경험해 왔습니다. 고민 끝에 우선은 독자 여러분이 현장에서 가장 많이 고민하는 문제로 생각되는 상표법과 특허법 등 산업재산권 관련 이슈를 중심으로 본 칼럼을 진행하려고 합니다. 공대 대학원을 졸업하여 산업 현장에서의 일하던 중 변호사가 되었기에 나름대로 의미있는 경험을 나눌 수 있으리라 믿습니다. 물론 간간이 일반 민형사상 이슈에 대해서도